Наукова бібліотека України

Останні надходження

Loading
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ТОРГОВУЮ МАРКУ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДЛЯ СТОРОН лицензионного договора
статті - Наукові публікації

Н. А. Иваницкая
адвокат, старший юрист ООО «Международный правовой центр« Евроконсалтинг », аспирантка кафедры гражданского права и процесса Львовского национального университета имени Ивана Франко

Лицензионный договор на использование торговой марки опосредует предоставления лицом (лицензиаром), которая обладает исключительными правами на данный объект интеллектуальной собственности, разрешения на использование индивидуализируя обозначения другому лицу ( ли-зиату), которая намерена использовать это обозначение в своей хозяйственной деятельности.

Наличие у лицензиара действующих исключительных прав на торговую марку необходимым условием совершения такой сделки, поскольку из содержания ч. 5 ст. 1109 ГК следует, что предметом лицензионного договора не могут быть права на использование объекта права интеллектуальной собственности, которые на момент заключения договора не были действующими.

Действие прав на торговую марку по общему правилу подтверждается свидетельством, которое действует в течение десяти лет с момента регистрации прав на данный объект интеллектуальной собственности.

Однако Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее - Закон № 3689-XII) предусмотрена возможность прекращения действия свидетельством на торговую марку в случае признания его недействительным.

соответствии с ч. 1 ст. 19 Закона № 3689-XII свидетельство может быть признано в судебном порядке недействительным полностью или частично в случае: а) несоответствия зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны, б) наличия в свидетельстве элементов изображения знака и перечня товаров и услуг, которых не было в поданной заявке в) выдачи свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц.

В контексте лицензионного договора на использование торговой марки особой

актуальность приобретает вопрос о правовых последствиях, которые наступают в связи с утратой силы свидетельством (признание его недействительным). Указанные последствия влияют, в частности, действие договора и правовой статус его сторон.

остродискуссионных выступает проблема определения юридического значения факта признания свидетельства недействительным для лицензионного договора.

Главным образом спор ведется между сторонниками ничтожности лицензионного договора [1, с. 488] и его оспорюваности [2, с. 173, 3, с. 15]. Вместе с тем, говорят также и другие взгляды, в частности, указывается что лицензионный договор подлежит прекращению лишь на будущее [4, с. 97, 5, с. 64-65].

Мы считаем необходимым присоединиться к первой из изложенных позиций исходя из следующих соображений.

Согласно действующему законодательству Украины ничтожным является сделка, недействительность которого прямо предусмотрена законодательством (ч. 2 ст. 216 ГК). При этом гражданским законодательством может также предусматриваться и ничтожество отдельных условий договора, не соответствующие требованиям закона.

Недействительность сделки является общим понятием к понятию ничтожности. То есть, если иное не вытекает из содержания нормы, на ничтожные сделки распространяются правила, установленные гражданским законодательством для недействительных сделок.

соответствии со ст. 217 ГК недействительность отдельной части сделки не влечет недействительности прочих ее частей и сделки в целом, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения в нее недействительной части.

Если осуществить логическое толкование процитированной нормы, то как вывод от противного следует, что в случае невозможности заключения договора без недействительного условия, такой договор является недействительным. Так же, если невозможно представить сделку без условия, которая является ничтожным, то и весь договор должен считаться ничтожным.

По смыслу ст. 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» недействительно свидетельство считается не вступившим в силу, то есть никогда не имело юридической силы, а следовательно, не могло выступать законным основанием для возникновения исключительных прав на торговую марку.

есть исходя из этой нормы факт признания недействительным свидетельства приобретает, так сказать, обратной силы и влияет на правоотношения, возникшие еще до установки. Такая «обратное действие» недействительности свидетельства получает выражение в том, что отпадает основание для распоряжения правами на торговую марку, которое опосредуется лицензионным договором. Иными словами, post factum признается, что лицензиар не имел права распоряжаться исключительными правами на индивидуализируя обозначения, поскольку таких прав у него фактически не возникало.

Поскольку у лицензиара отсутствовали исключительные права на торговую марку, а значит, и право на распоряжение ими, то лицензионное правоотношения, по меткому выражению Ю. И. Свядосц, теряет реальный смысл, что получает выражение в отсутствии предмета договора и невозможности достижения его цели [3, с. 15].

Частью 9 ст. 1109 ГК определено, что условия лицензионного договора, которые противоречат положениям этого Кодекса, являются ничтожными. В то же время ч. 5 этой статьи установлено, что предметом лицензионного договора не могут быть права на использование объекта права интеллектуальной собственности, которые на момент заключения договора не были действующими.

Из анализа приведенных норм следует ничтожность условия о предмете лицензионного договора, которой лицензиату предоставляются права на использование объекта интеллектуальной собственности, вытекающие из свидетельства, признанного недействительным, поскольку права на торговую марку на момент заключения лицензий

ного договора не были действующими и не могли быть переданы другому лицу.

Условие о предмете договора является существенным, а потому существование договора без нее невозможно. Нотакже невозможно в рамках нормальной деловой практики представить ситуацию, при которой лицо (лицензиат) согласилась бы заключить лицензионный договор на использование торговой марки, осознавая, что контрагент по этому договору никаких прав в отношении соответствующего индивидуализируя обозначения нет.

Итак, лицензионный договор на использование торговой марки, свидетельство на которое признано недействительным, следует считать ничтожным.

Чтобы избежать множественности толкований в спорах о защите исключительных прав, целесообразно, на наш взгляд, легитимизировать указанную позицию, дополнив ч. 5 ст. 1109 ГК абзацем 2 следующего содержания: «Лицензионный договор о передаче права на использование объекта интеллектуальной собственности, охранный документ на который признан недействительным в установленном законом порядке, является ничтожным».

В практическом аспекте предлагаемая норма позволит прекратить недобросовестное использование лицензиатом торговой марки без необходимости признания лицензионного договора недействительным в судебном порядке. Ведь если считать такой договор оспариваемым, то интересы недобросовестного лицензиата будут защищаться презумпцией правомерности сделки, закрепленной в. 204 ГК, согласно которой сделка является правомерной, если ее недействительность прямо не установлена ​​законом или если она не признана судом недействительной.

Таким образом, концепция ничтожности лицензионного договора, указывается выше, позволяет прекратить недобросовестное использование торговой марки на основании лицензионного договора сразу же после вступления в силу решения о признании свидетельства на нее недействительным.

Лишение лица, чьи права нарушались свидетельством на торговую марку (а следовательно, любым ее использованием в гражданском обороте), необходимости обращаться в суд еще с одним иском имеет существенное значение с

Учитывая длительность судебных процессов и специфику хозяйственной деятельности с использованием объектов интеллектуальной собственности.

Актуальность поставленного вопроса подтверждается случаями из практики, когда тождественна торговая марка регистрируется на другие классы товаров и права на нее передаются на основании договора исключительной лицензии с целью нанести ущерб интересам владельца исключительных прав.

Показательным в этом контексте является судебный процесс вокруг торговой марки «Олей-на», зарегистрированной на 29 и 30 классы товаров (пищевая продукция) на имя компании Bunge-OLEINA SA, которая уже более десяти лет производит подсолнечное масло на Днепропетровском маслоэкстракционный завод (ДМЭЗ) [6]. Миноритарный акционер этого завода на основании судебного решения зарегистрировал торговую марку «Олейна» на классы 1 и 35 (производство химической продукции и ведения бизнеса в сфере рекламы) и заключил по этой торговой марки договор исключительной лицензии с частным предприятием «3-Д». В свою очередь, ООО «3-Д» как исключительный лицензиат с целью защиты своего исключительного права инициировало судебный процесс, связанный с запретом рекламы и использованием торговой марки «Олейна».

В дальнейшем торговая марка «Олейна» была признана общеизвестной по состоянию на 31 декабря 2003, что стало одним из оснований (кроме сходства с коммерческим наименованием компании Bunge-OLEINA SA и возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя маркированных товаров) для признания свидетельства, выданного миноритарным акционерам, недействительным [7]. Учитывая это встал вопрос о том, когда ЧП «3-Д» мало прекратить использование своих прав на торговую марку «Олейна», которые были приобретены на основании исключительной лицензии и использовались в ущерб интересам ДМЭЗ.

Если считать указанный лицензионный договор оспариваемым, то лицензиат, ЧП «3-Д», в силу презумпции правомерности сделки мог использовать торговую марку (при отсутствии постановления об обеспечении иска путем запрета использования спорного индивидуализируя обозначения) до вынесения

соответствующего решения судом апелляционной инстанции.

Однако, на наш взгляд, лицензионный договор на использование торговой марки (и любого другого объекта исключительных прав), охранный документ на который признан недействительным, следует рассматривать как ничтожный. Поэтому и лицензиат должен прекратить использование спорной торговой марки с момента вступления в законную силу решения о признании свидетельства на нее недействительным.

Как отмечалось выше, влияние факта признания недействительным охранного документа на статус сторон лицензионного договора получает выражение в том, что права, передаваемые по этой сделке, лишены юридического содержания вследствие «отпадение» основания с момента его заключения. Исходя из подобных соображений, В. М. Крыжная высказала мнение о возможности рассматривать полученные ли-зиаром суммы лицензионного вознаграждения как неосновательное обогащение, поскольку последний не имел исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, а потому не должен был ими распоряжаться [2; с . 173]. Однако далее исследовательница отвергает этот тезис, обращая внимание на то, что из самого содержания лицензионного договора следует, что он может быть прекращен лишь на будущее и риск признания охранного документа недействительным несет лицензиат.

Считаем, изложенной В.М. кряквы предложение относительно применения положений института неосновательного обогащения (который по действующему ГК именуется как приобретение имущества без достаточного основания) к сторонам ничтожного лицензионного договора заслуживает более детального исследования.

По смыслу статей 1212, 1214 ГК потерпевший может взыскать в свою пользу доходы, полученные приобретателем за счет имущественных благ этого лица.

Во отсутствием пра?? Овой основания понимается такой переход имущества от одного лица к другому, который либо не основывается на прямому указанию закона, или противоречит цели право-отношения и его юридическому содержанию. Неосновательное обогащение может выражаться в приобретении (сохранении) не только имущества, но и имущественных прав [8, с. 63, 97-98].

Статья 1214 ГК определяет момент, с которого возникает обязанность возмещения безосновательно полученных доходов, - когда лицо узнало или могло узнать о владении этим имуществом без достаточного правового основания. То есть для лицензиара - это момент, когда решение о признании свидетельства на торговую марку недействительным вступило в законную силу. Иными словами, обязанность возвратить доходы, полученные в признании свидетельства на торговую марку недействительным, не возникает.

Также надо учесть субъектный состав обязательства из неосновательного приобретения имущества, следует из содержания ч. 1 ст. 1212 ГК: это потерпевший и лицо, которое приобрело имущество (доход) безосновательно за счет первой. Потерпевшим лицом нельзя признать лицензиата, который в течение действия лицензионного договора пользовался преимуществами использования торговой марки и получал эффект от такого использования. Так же и лицензиар не может считаться потерпевшим, поскольку получал лицензионные платежи.

Однако основное препятствие для возникновения между сторонами ничтожной лицензионного договора отношений из неосновательного приобретения имущества заключается в том, что ни одна из них не является лицом, владеющим исключительными правами «на достаточном основании», хотя именно эти исключительные права и служат основанием возникновения дохода от интеллектуальной собственности и именно «за их счет» происходит неосновательное обогащение.

есть по смыслу статей 1212 и 1214 ГК ставить вопрос о возврате неосновательно приобретенного имущества (имущественных прав) и возмещения безосновательно полученных доходов может только владелец исключительных прав на торговую марку, которая стала объектом ничтожного лицензионного договора и недействительного свидетельства, после вступления силу решения о признании свидетельства недействительным при условии дальнейшего «исполнение» лицензионного договора его сторонами.

Данный правовой механизм можно было бы применить, в частности, для защиты имущественных прав и интересов компании Bunge-OLEINA

S.A. в случае, рассмотренном выше. Поскольку и лицензиар и лицензиат знали, что заключенному договору нарушаются права компании

Bunge-OLEINA SA, то сумма взыскании безосновательно полученных доходов должна рассчитываться исходя из времени существования этого договора.

Следует отметить, что возможность выдачи свидетельства на торговую марку, которая является тождественной зарегистрированной, для идентичного перечня товаров исключается, а регистрация известной торговой марки относительно других классов товаров является исключением в отечественной практике.

Однако распространенной является регистрация торговой марки и как следствие - ее использование с нарушением прав третьих лиц на коммерческое наименование, географическое указание места происхождения товаров (услуг), на ранее зарегистрированную торговую марку, схожую со спорной до степени смешения.

Все эти случаи подпадают под основание признания недействительным свидетельства на торговую марку, которая установлена ​​п. «в» ст. 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

Поэтому, на наш взгляд, если индивидуализируя обозначение, зарегистрированное и используется как торговая марка, ассоциируется с деловой репутацией лица, обратившегося в суд с иском о признании недействительным свидетельства на торговую марку в порядке п. «в» ст. 19 указанного Закона, то на наш взгляд, в случае, когда лицензиар и лицензиат продолжают «исполнение» договора после признания свидетельства недействительным, было бы справедливым признать такое лицо потерпевшим в понимании статей 1212 и 1214 ГК с соответствующими последствиями. Ведь именно за счет деловой репутации данного лица происходит безосновательное приобретение (использование) имущественных прав и получение доходов (лицензионных платежей).

Однако указанные статьи в действующей редакции не позволяют применения определенных в них механизмов к рассматриваемой ситуации даже на основании аналогии закона и права, поскольку как таковой пробелы в правовом регулировании не существует. Исключительные права лица, обратилась с иском на основании п. «в» ст. 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» в случае дальнейшего «исполнение» лицензионного договора по действующему законодательству могут быть защи

ще ны путем подачи деликтного иска о возмещении ущерба со ссылкой на составы правонарушений, предусмотренные в Законе Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

Однако «когда в законе речь идет о вреде, то подразумевается имущественное сфера потерпевшего, а когда речь идет о безосновательное приобретение, подразумевается имущественное сфера приобретателя» [8, с. 140].

есть надо исходить из того, чья материальная сфера претерпела наибольшие изменения: если доход нарушителя превышает размер убытков лица, чья деловая репутация безосновательно использована, тогда целесообразно прибегать к кондиционного иска, и наоборот.

В большинстве случаев выгода нарушителя от использования деловой репутации другого лица без достаточного основания более явной и преобладает нанесенный ущерб. В этом случае целесообразно было бы ставить вопрос о взыскании с недобросовестного лицензиата той части стоимости гудвилла (п. 1.7 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»), которая сформирована за счет использования торговой марки, то есть взыскания противоправно полученных доходов.

Таким образом, подача иска о возмещении безпидс?? Авно полученных доходов позволило бы взыскать доходы, полученные в результате использования деловой репутации потерпевшего.

Для реализации указанного механизма необходимо внести изменения в ГК, а именно:

ч. 2 ст. 432 дополнить п. 7) «взыскание доходов, полученных в результате использования без достаточного основания исключительных прав, деловой репутации лица»

- название гл. 83 дополнить словами «использование исключительных прав и деловой репутации» после слов «сохранение имущества» («Приобретение, сохранение имущества, использования исключительных прав и деловой репутации без достаточного правового основания»)

- часть 1 ст. 1212 изложить в следующей редакции:

«Лицо, которое приобрело имущество или сохранила его у себя за счет другого лица (потерпевшего) или использовала исключительные права

или деловую репутацию другого лица (потерпевшего) без достаточного правового основания (безосновательно приобретенное имущество), обязано возвратить потерпевшему это имущество, прекратить использование исключительных прав и деловой репутации. Лицо обязано возвратить имущество, прекратить использование исключительных прав и деловой репутации и тогда, когда основание, на котором оно было приобретено, со временем отпало »

- часть 2 этой статьи дополнить словами "использования исключительных прав и деловой репутации» после слов «сохранение имущества», перед которыми союз «или» исключить;

- часть 3 этой статьи дополнить п. 5 «прекращения использования исключительных прав и деловой репутации другого лица»

- часть 1 ст. 1214 ГК изложить в следующей редакции:

«1. Лицо, которое приобрело имущество, сохранила его, использовала исключительные права и деловую репутацию другого лица без достаточного правового основания, обязана возместить все доходы, которые оно получило или могло получить от этого имущества со времени, когда это лицо узнало или могло узнать о владении этим имуществом, использование этих исключительных прав и (или) деловой репутации без достаточного правового основания. С этого времени она отвечает также за допущенное им ухудшение имущества, ущерба деловой репутации.

Лицо, которое приобрело имущество, сохранила его, использовала исключительные права и деловую репутацию другого лица без достаточного правового основания, имеет право требовать возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество от времени, с которого она обязана вернуть доходы ».

В предлагаемой статье рассмотрены лишь незначительное количество вопросов, которые вытекают из факта признания свидетельства на торговую марку недействительным. Следует констатировать, что проблематика правового регулирования отношений, возникающих в связи с распоряжением имущественными правами на средства индивидуализации, имеет тенденцию к расширению учитывая относительно короткий период существования соответствующего института гражданского права и его исследования наукой.

Литература

1. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российкой Федерации /А. П. Сергеев. - М.: Тезис, 1996. - 704 с.

2. Крыжная В.М. Лицензионный договор - форма реализации патентных прав: дис. на соискание наук. степени канд. юрид. наук: 12.00.03 /В. Крыжная /Нац. юрид. академия им. Ярослава Мудрого. -X., 1999.-216 л.

3. Свядосц Ю. И. Правовые вопросы в лицензионных договорах /Ю. И. Свядосц //Вопросы изобретательства. - 1980. - № 6. - С. 14-19.

4. Пиленко А. Право изобретателя: Привелегии на изобретения и их защита в русском и международном праве. - Санкт-Петербург: Тип. М.М. Стасюлевич, 1903. - Т. 2. - 392 с.

5. Штумпф Г. Лицензионный договор /Г. Штумпф /пер. с нем. ; Под ред. и со вступ. статьей М. М. Богуславского. - М.: Прогресс, 1988. - 480 с.

6. Насаднюк А., Гвоздецкий А. Двойной именной «нельсон»! /А. Насаднюк, А. Гвоздецкий //Юридическая практика. - 2008. - № 33 (555). - С. 1, 17.

7. Появления рейдерства в сфере ИС //Правовая неделя. - 2008. - № 34. - С. 2. - 19 августа.

8. Берестова И. Е. Обязательства по приобретению, сохранение имущества без достаточного правового основания: дис. на соискание наук. степени канд. юрид. наук: 12.00.03 /Е. И. Берестова /Национальная академия внутренних дел Украины. - М., 2004. - 202 с.